Prada: Empresa tica ganó disputa legal contra reconocida casa italiana
El 15 de enero de 2025, los odontólogos fueron notificados que ya son dueños de la marca
Costa Rica ha sido la sede de llamativas disputas legales en los últimos meses, principalmente en el área de registro de marcas y propiedad intelectual.
Primero con el caso de Nintendo contra Súper Mario, un comercio de abarrotes ubicado en San Ramón de Alajuela.
Y ahora fue el turno de Prada, la reconocida casa de moda italiana, versus un grupo de odontólogos de San José que deseaban registrar el nombre "Prada Group".
Andrés Corrales, abogado especializado en propiedad intelectual, llevó el caso de los ticos, quienes ya tienen varias marcas inscritas que utilizan el término "Prada", tales como "Prada Lab" o "Prada Dent" por ejemplo.
Según relató Corrales a crhoy.com, estos dentistas tienen diversos servicios en diferentes insignias, lo que los motivó a crear una "marca sombrilla" llamada "Prada Group" donde van a estar albergadas todas las anteriores.
El proceso inicia alrededor de setiembre de 2023, cuando hicieron la solicitud ante el Registro Nacional. La institución no encontró ningún problema y lo publicó en el Diario Oficial La Gaceta.
Ante esto, el jurista recibió una carta directamente desde Europa, donde lo invitan a no continuar con el proceso.
El documento venía desde la firma de lujo originaria de Milán, los cuales le indicaron que, en caso de que no desistir, activarían el proceso de oposición al registro de marca de "Prada Group".
Corrales conversó con sus clientes sobre cómo él veía el caso y las posibles implicaciones legales, ante lo cual, ellos decidieron proseguir.
La casa de moda dio inicio al procedimiento legal alegando que el registro de "Prada" en el país podría generar que la marca pierda valor, así como un posible riesgo de confusión al consumidor.
Además, indicaron que ellos hacían argollas dentales y que el caso también podía considerarse como competencia desleal. Debido a que aparentemente se estarían aprovechando de los esfuerzos a nivel mundial de la firma italiana para posicionarse.
No obstante, el litigante explicó que lograron demostrar que el consumidor promedio costarricense no iba a pensar que la marca de moda tenía un servicio odontológico en suelo nacional.
Asimismo, con respecto a la joyería, expusieron que estos no podían considerar un elemento odontológico porque también eran utilizadas en otras partes del cuerpo.
"Nosotros alegamos el derecho al propio nombre", indicó Corrales. Los clientes del abogado tienen ese apellido, por lo cual, expusieron que "Prada" puede ser ubicado con frecuencia en América Latina y en Costa Rica.
Lo que conlleva que la empresa de moda debería tener "mayor apertura" a que otras marcas en el mercado la puedan utilizar, ya que no es un nombre "exclusivo".
El jurista de los dentistas aseguró que en la primera de oposición se les dio la razón. Prada volvió con otra apelación, pero tampoco aplicó.
El caso fue elevado ante el Tribunal Registral Administrativo, la instancia superior en estas disputas. Sin embargo, el organismo dictó que no existían los elementos que los europeos alegaban, por lo cual, falló a favor de los ticos.
Andrés Corrales aseveró que hicieron un trabajo exhaustivo para probar que los consumidores de ambas marcas no son el mismo público meta, no comparten canales de distribución y que "Prada Group" no estaba dentro de la clase de servicios registrados que ofrece la casa italiana.
El pasado 15 de enero de 2025, los odontólogos fueron notificados que ya son dueños de la marca "Prada Group" por 10 años en Costa Rica.
El abogado relató a este medio que fue un proceso "muy rico de aprender", principalmente en cómo la empresa europea construyó el caso y él tuvo que encontrar el punto que le iba a dar la razón en el argumento.
Corrales explicó que situaciones como esta dan "más confianza" en el trabajo que se realiza.
Puede contactar al jurista vía el teléfono: 4702-8811 o en su perfil de Instagram.
Nintendo vs. Súper Mario
El caso se remonta al 22 de marzo de 2024, cuando el supermercado ramonense presentó una renovación de marca ante el Registro de la Propiedad Intelectual del Registro Nacional, el cual fue presentado por Mario Alfaro, el actual dueño del comercio.
El 22 de julio, un jurista apellidado Morera Víquez, en su condición de apoderado de "Nintendo of America", presentó un documento de oposición a la solicitud de inscripción de la marca "SÚPER MARIO".
El litigante pedía que la solicitud fuera denegada debido a que es "inadmisible por cuanto es semejante en grado de riesgo de confusión y asociación con la marca de Nintendo of America Inc". Además, alegó que el solicitante era un "competidor directo" porque vendía
Sin embargo, José Jiménez, abogado del comercio, indicó que el principal argumento que presentaron fue que Nintendo no tenía la categoría de "tienda de abarrotes" bajo su dominio, como si pasa en otras instancias como: películas, juguetes, documentales, videojuegos, etc.
Además, demostraron de "buena fe" que en Costa Rica "Súper" hace referencia a una tienda de abarrotes, así como que el "Mario" es por el dueño del comercio, llamado Mario Alfaro.
La tienda fue notificada del fallo a su favor el 10 de diciembre de 2024.
